算法主题专利适格性问题再引关注，美国新判决未有突破

　作者：   

孙悦 

中国贸促会专利商标事务所

在各国专利实践中，算法主题的专利适格性总是备受关注。这背后原因之一在于，算法相关的发明往往与新的技术领域密切相关，一旦获得专利权的独占授权，将很有可能产生不可估量的商业利益。因此，即使有很多算法主题的申请被驳回的前车之鉴，仍有大量涉及新技术领域的算法主题的申请被提出，有些甚至在被驳回之后不惜花费重金继续上诉以期法院的判决能有所突破。近日，美国联邦巡回上诉法院的一项判决维持了美国专利商标局的专利审判与上诉委员会(PTAB)对斯坦福大学的一件关于算法发明的专利申请的驳回决定。本文试图通过对本案情况的简介，来尝试浅析如何应对美国专利法中算法主题的适格性问题。

案情简介

斯坦福大学于2012年提交了一件名为“用于长程单倍型的精确构建的方法和系统”的专利申请(申请号US13/486,982，下称′982申请)。单倍型相是基因所继承的亲本的指标。单倍型定相就是确定一种被称为等位基因的基因所继承的亲本的过程。对单倍型的准确预测在遗传疾病的检测和诊断领域有着重要的意义，因此其应用前景广阔。′982申请涉及从不相关的个体中推导单倍型相的方法。虽然现有技术中的高通量DNA测序方法提供了个体的基因型数据，但这些方法不能提供单倍型信息。′982申请提供了即使在没有亲源信息的情况下，仍可利用基于统计信息的算法推导出单倍型定相的方法。′982申请采用了一种被称为PHASE-EM的统计模型来预测单倍型定相。据该申请记载，PHASE-EM是现有的PHASE模型的改进版本，并且能够比该现有版本更有效且更精确地运行。还据该申请记载，PHASE-EM通过采用特定类型的隐马尔可夫模型来预测单倍型定相而改进了精确性。

被驳回的权利要求1涉及改进单倍型预测的精确度和有效度的方法，包括“构建描述隐马尔可夫模型的数据结构”，然后“反复随机修改至少一个推算的初始单倍型定相”以自动重新计算“隐马尔可夫模型”的参数，直到该参数表明找到了最可能的单倍型阶段。此外，权利要求还引述了接收基因型数据、推算初始单倍型定相、从上述数据结构提取最终预测的单倍型定相并将其存储于内存等步骤。

在驳回决定中，PTAB引用了由最高法院在Alice Corp. Pty. Ltd.诉CLS Bank Int’l案(下称Alice案)中确定的两步法来判断专利适格性。在第一步中，PTAB认为权利要求1涉及专利不适格的抽象想法，即数学关系、公式、等式和计算。同时，PTAB认为，虽然权利要求1中的其它特征涉及在计算机内存中接收和储存基因型数据，从数据结构提取预测的单倍型定相并将其存储于计算机内存中，但这些与计算机硬件结合的特征并没有改进计算机的功能性。

申请人争辩说，单倍型定相属于应用了计算机的领域，而对应用了计算机的领域的改进应被视为技术改进。然而，PTAB认为权利要求1仅涉及一系列计算来产生通过数学方法预测的单倍型信息，并不包括将该信息以实用的方式应用的步骤。PTAB承认权利要求1“可用于医学或人口遗传学研究”，但权利要求1并没有任何特定步骤将该信息以有用的方式应用，从而使被要求的保护的“计算方法”被“整合”到实践应用中。综上，PTAB认为权利要求1涉及专利不适格的抽象想法。

在上述两步法的第二步中，PTAB考量了权利要求1是否包含能够将抽象想法转化为专利适格性主题的发明概念(inventive concept)。PTAB认为，权利要求1中的接收、储存和提取数据的步骤都是已知的常规步骤，虽然计算步骤“可能在单倍型预测领域有高度重要性”，但仅是这一点并不足以建立专利适格性。

在联邦上诉巡回法院的审理中，联邦法院法官继续延用Alice案两步法来判断982申请的专利适格性，基本上认可了PTAB的上述观点，即982申请在上述两步法的第一和第二步中均不能建立专利适格性。最终，联邦巡回上诉法院维持了PTAB的驳回决定，本案告一段落。

借鉴与思考

由于判决再一次确认了Alice案中建立的两步法判断方式在判断算法主题适格性时所处的核心原则地位，因此，在撰写算法主题相关的申请文件之前，应充分理解Alice案两步法的具体判断规则。

在Alice案两步法的第一步中，会首先考察权利要求是否涉及专利不适格的主题，比如抽象思想等。另外，在第一步中，还会考察发明带来的进步是否是技术改进。如通过第一步测试，则认为发明主题适格，否则不适格，进入第二部测试。

在第二步中，会考察权利要求是否含有足以将抽象思想转化成专利适格主题的发明概念。具体来说，将分别考察权利要求中单独的各个特征以及这些特征的组合是否有额外的限定作用从而带来适格性。对于结合了计算机硬件特征的权利要求，将重点考察权利要求中记载的计算机硬件特征及与硬件相关的操作特征是否能为权利要求中的发明带来发明概念，或者说是否起到将抽象想法转化成专利适格性的主题的作用。如果计算机硬件及与其相关的操作特征仅是常规的计算机硬件或是常规计算机硬件的常规使用方式，则不认为这些特征带来发明概念，没有起到转化作用。

鉴于Alice案确立的上述判断规则，在撰写面向美国的涉及算法主题的专利申请时，可考虑将算法所得结果的具体应用特征记载在申请文件中，并着重强调算法为计算机带来了功能上的改进，以期能够通过上述两步法测试。就982申请而言，如果争辩发明的技术改进在于精度提高为执行运算的计算机带来功能上的提高，而不是仅强调精度提高本身，也许会为案件的走向带来更积极的效果。

由于涉及算法的发明的复杂性，即使有了上述两步法判断规则，美国专利商标局在审理涉及算法专利适格性问题时，不可避免地在不同审查员之间或在不同案件之间有认知上的偏差。笔者注意到，斯坦福大学的另一件与本案主题十分相似的算法相关专利在另一审查员的审理中获得了授权。可见，申请人大可不必因驳回案例多就放弃申请的努力，且仍可对算法主题的专利申请的授权前景保持适当的信心。

参考资料：

1. In Re Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University, No. 20-1012 (Fed. Cir. 2021)；

2. Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int’l, 573 U.S. 208 (2014)

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